真假“三五”商标的八年讼争
戚剑
“三五”商标，是上海钟厂20世纪70年代注册的品牌商标。2008年，与其极其神似的产品在市场销售，次年疑似仿冒的新“三五”商标又获准注册。为了维护自身权益，上海钟厂历经八年之久，辗转十多次到国家商标评审委员会（以下简称“商评委”）、商标局及北京、上海、常州、洛阳四地法院和工商部门反复申诉和诉讼维权，终于讨回了公道……
疑似山寨，新老“三五”商标八年缠斗
“三五”商标是由标着“5”字的三个圆圈呈金字塔形叠加而成，由中国上海钟厂于1979年注册，核定使用商品为钟。2003年5月商标注册人变更为上海鐘厂，经续展商标专用权至2023年2月止。“三五”商标曾获“木钟国家银质奖”等多项荣誉，在全国钟表市场有较高知名度。
2008年，上海钟厂发现个体经营钟表业务的江苏常州人赵宇阳仿冒自己的石英钟，遂向上海市杨浦区法院提起商标侵权之诉。10月，经杨浦区法院调解，双方达成由赵宇阳停止侵权并赔偿上海钟厂损失2万元的协议。2008年3月，经上海钟厂申请，洛阳市工商局洛龙分局对销售赵宇阳仿冒石英钟的经销商，作出责令停止侵权行为、没收侵权物品、罚款5000元的行政处罚。就这样，在双方首轮较量中上海钟厂胜出，但真正的缠斗才刚刚开始。
直接仿冒不行，那注册个类似的商标不就行了吗？赵宇阳说到做到。2009年11月，由赵宇阳申请的新“三五”商标核准注册，二者的区别是老“三五”商标黑底白字，新“三五”商标白底黑字。2010年至2011年间，赵宇阳与上海好大钟表有限公司（以下简称“好大公司”）、常州康霸星钟表制造厂（以下简称“康霸星钟厂”）等多家企业签订商标使用许可合同。
赵宇阳的注册和授权使用引起了上海钟厂的关注，因新“三五”商标疑似侵权，2010年3月，上海钟厂向商评委对新“三五”商标提出争议申请。2013年11月，商评委认定上海钟厂争议成立，对新“三五”商标予以撤销。赵宇阳不服，向北京一中院提起行政诉讼。北京一中院经审理认为，新老“三五”商标中数字排列顺序、构图及整体视觉效果相似，二者使用在钟、表等相同或类似商品上容易混淆，遂判决维持商评委的裁定。赵宇阳仍不服，向北京高院上诉，北京市高级人民法院于2015年6月判决维持一审判决。经上海钟厂申请，2015年7月，国家商标局2015第26期总1463期第11872页宣告新“三五”商标无效。
好不容易注册成功的商标就这样被撤销了，赵宇阳很不服气，决定在老“三五”商标身上挑挑刺。赵宇阳通过调查发现上海钟厂也有个硬伤，就是连续三年未使用老“三五”商标，符合国家法律应予撤销的规定。这边新“三五”商标的官司还没打完，赵宇阳再次举起申诉和诉讼大旗，于2014年以连续三年不使用为由，申请撤销老“三五”商标，商评委经审查认定上海钟厂未对老“三五”商标进行有效的商业使用，遂作出撤销老“三五”商标的复审决定。
至此，双方甫一交锋便两败俱伤，新老“三五”商标同时被撤销。上海钟厂自然不服，再次祭起诉讼大旗，与赵宇阳鏖战到底。此案经北京一中院、北京高院二审审理，最终认定上海钟厂在指定期间内对老“三五”商标进行了真实有效的商业使用，撤销了商评委商标撤销复审决定。就这样，新老商标的缠斗以老“三五”消灭新“三五”告终，上海钟厂赢下缠斗次局，也是关键之局。
秋后算账，真假“三五”法庭激辩
艰难打完商标权争讼，真假“李逵”都现形了。上海钟厂决定对赵宇阳进行秋后算账。2015年12月，上海钟厂以赵宇阳及其开办的康霸星钟厂、好大公司为被告，向江苏省常州市武进区人民法院提起侵害商标权诉讼，请求判令三被告立即停止侵害老“三五”商标专用权、在《常州日报》上刊登启事消除影响、赔偿上海钟厂长经济损失20万元。
据上海钟厂称，由赵宇阳实际经营的康霸星钟厂自2006年3月以来，分别与全国七家批发商签订销售新“三五”钟表系列产品的经销合同，销售区域包括安庆、锦州、哈尔滨等全国十多个城市，2014年开票计20万余元。被告好大公司销售区域包括唐山、南昌等十多个城市，2013年11月至2014年3月间开票计22万余元。
庭审中双方围绕赵宇阳的商标授权使用是否侵权展开了激烈的唇枪舌剑。上海钟厂称，老“三五”商标具有较高的知名度和商业信誉，曾被评为多项大奖。赵宇阳授权好大公司及关联企业生产销售标有新“三五”商标的钟表，因该商标已于2013年被商评委撤销，于2015年被国家工商行政管理总局宣告该注册商标无效，在此情形下的使用和授权使用即为侵权。上海钟厂认为，在过去长达八年的时间内，由于赵宇阳的原因，全国有60多家商铺销售涉案新“三五”商标钟表商品，每年销售金额在50万元以上，故赵宇阳的授权使用行为构成侵权。
赵宇阳等三被告辩称，新“三五”商标于2009年8月获准注册，至2015年7月被宣告无效。按照商标法规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告之前已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有溯及力，故赵宇阳在2015年7月前的授权使用行为是合法的，且上海钟厂提供的证据不能证明赵宇阳等三被告在2015年7月后有侵犯原告商标权的行为。
赵宇阳等三被告同时指出，赵宇阳在申请注册新“三五”商标时没有侵权的故意，上海钟厂也未能提交证据证明其存在故意，商标局在2009年8月颁发该商标注册证说明这两个商标并不相似。申请商标注册是权利人的权利，赵宇阳申请注册时不具有侵权主观恶意，且上海钟厂没有证据证明被告恶意注册、使用商标，被告申请注册商标系其正当权利，并未侵权。
析法释理，攀附名表涉嫌侵权
武进区法院经审理认为，原告上海钟厂系老“三五”商标权人，老“三五”商标具有较高的知名度和商誉，其注册商标专用权应予保护。虽然新“三五”商标注册后被宣告无效，但赵宇阳申请注册、使用新“三五”商标具有攀附上海钟厂商标的故意，且持续时间长、范围广，应认定构成侵权。根据双方的诉辩意见，法院归纳争议焦点为，被告应否对新“三五”商标注册期间的行为向原告承担赔偿责任。
首先，赵宇阳注册商标具有攀附的故意。原告老“三五”商标具有较高的知名度，赵宇阳作为同行业经营者已因侵权行为多次向原告赔偿损失，且其在明知老“三五”商标具有较高知名度的情况下，申请注册新“三五”商标，与老“三五”商标在数字构图、排列顺序及整体视觉效果上都极为近似，具有明显攀附原告商标的故意。
其次，被告赵宇阳申请注册新“三五”商标至被商评委撤销、北京两级法院判决维持及商标局公告无效期间，被告赵宇阳、赵宇阳为负责人的康霸星钟厂持续授权他人使用该商标，赵宇阳为法定代表人的好大公司也在此期间生产、销售新“三五”商标商品。2013年11月商评委已裁定争议新“三五”商标予以撤销，被告并未及时中止使用行为，且被告使用新“三五”商标时间长、范围广，对原告造成了实质损害。
再次，商标被宣告无效视为自始无效，三被告均应对其恶意行为造成原告的损失承担赔偿责任。赵宇阳系新“三五”商标注册人、康霸星钟厂负责人、好大公司法定代表人。赵宇阳作为商标注册人对其使用及授权使用具有侵权故意，应承担相应赔偿责任。
本案中，因原告未能说明自己遭受的实际损失，被告的获利亦无法查清，故法院酌情损失为10万元。原告未能提供证据证明侵权行为对其商誉造成损害的事实，故对原告的该项请求本院不予支持。据此，武进区法院于2016年5月30日作出一审判决，判令三被告停止侵害老“三五”商标专用权，赔偿损失为10万元，驳回原告上海钟厂的其余诉讼请求。赵宇阳等不服，于2016年7月提起上诉，江苏省常州市中级人民法院于2016年12月13日作出驳回上诉，维护原判的终审判决。
编辑：黃灵 yeshzhwu@foxmail.com
点 评
本案在商标使用实践中具有一定典型意义，即商标被宣告无效前的使用行为，是否需要由行为人承担商标侵权责任？
按现行商标法规定，已经注册的商标不符合注册条件的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商评委宣告该注册商标无效。上海钟厂申请新“三五”商标无效，就是依据上述规定。
注册商标的宣告无效与被撤销存在重要区别。被撤销的注册商标，其商标专用权自商标局公告之日起终止，在商标局公告之前，商标专用权一直存在。而宣告无效的注册商标，在商标局公告后，即被认为该注册商标专用权自始不存在，即从开始注册时就无效。
虽然商标被宣告无效前的商标使用行为并不当然合法，但仍需对其作出侵权与否的判定，即适用法律关于商标侵权的情形的规定结合本案事实作出认定。因被控侵权商品实物钟上所载商标与老“三五”商标一致，根据本案相关商标使用许可合同亦可推定赵宇阳等将新“三五”商标用于制造的钟、表等商品上，而该商标与上海钟厂据以主张权利的涉案注册商标进行对比构成商标近似，故赵宇阳等人的行为属于在同一种商品上或类似商品上使用与其注册商标近似的商标，容易引起混淆，依法认定构成商标侵权。
至于赵宇阳等的主观状态，不应成为本案中赵宇阳等是否应当承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。也就是说即使本案赵宇阳等没有恶意，其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。赵宇阳等关于其不具有主观恶意的理由不能成立，该理由不影响其侵权责任的承担与否。